STJ - Terceira Turma
REsp 1.848.033-RJ
Recurso Especial
Relator: Paulo de Tarso Sanseverino
Julgamento: 19/10/2021
Publicação: 08/11/2021
STJ - Terceira Turma
REsp 1.848.033-RJ
Tese Jurídica Simplificada
Não é possível a cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca e abstenção de uso com o pedido de indenização por danos materiais e morais.
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Tese Jurídica Oficial
Não é possível a cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca e abstenção de uso com o pedido de indenização por danos materiais e morais.
Resumo Oficial
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O art. 173 da Lei de Propriedade Industrial - LPI expressamente autoriza a cumulação do pedido de nulidade com o pedido de abstenção do uso da marca, que pode ser requerido inclusive liminarmente.
No entanto, a LPI não trata da possibilidade de se cumular, na ação de nulidade, o pedido de indenização, que, a rigor, não decorre da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual uso indevido da marca anterior.
Nos termos do art. 327, § 1º, do CPC/2015 (art. 292, § 1º, do CPC/1973), a cumulação de ações apenas se mostra possível quando, além de compatíveis entre si os pedidos e de adequado o procedimento, for competente para deles conhecer o mesmo juízo.
No caso, porém, enquanto a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infração de marca é de competência da Justiça Estadual, a ação de nulidade de registro de marca deve tramitar perante a Justiça Federal, conforme exigido pelo art. 175 da LPI, o que torna inviável sua cumulação.