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STJ - Quarta Turma

REsp 1.393.123-SP

Recurso Especial

Relator: Maria Isabel Gallotti

Julgamento: 18/02/2020

Publicação: 06/03/2020

STJ - Quarta Turma

REsp 1.393.123-SP

Tese Jurídica

Não compete à Justiça estadual, em sede de reconvenção proposta na ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca, declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca.

Resumo Oficial

A questão em debate diz respeito à exclusividade do uso de marca.

A ré na ação de abstenção apresentou reconvenção, alegando ser proprietária do registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Em primeiro grau, teve seu pedido afastado em razão da incompetência e da existência de lide pendente na Justiça Federal.

O Tribunal estadual, onde tramita a ação, adentrou na análise da própria concessão da marca à ré-reconvinte, para afirmar que o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial não lhe garantiria o uso exclusivo.

Ocorre que a apreciação da matéria atrai a competência da Justiça Federal, com necessária intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A Corte local local, de jurisdição Estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca, ou mesmo qualquer de seus atributos.

Assim, reconhecido no acórdão que a ré é detentora da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento jurisdicional que a desconstitua nessa sede, devendo ser reconhecido o pedido constante da reconvenção, para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de propriedade da ré-reconvinte.

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